以案说法:未核准授权的商标不能作为不侵权的抗辩理由

裁判要旨

　　未经商标权人许可，在相同商品上使用与其注册商标近似的商标构成商标侵权。对被告以其已经向商标局申请但并未核准授权的商标进行不侵权抗辩的，人民法院不予支持。

　　案情

　　（德国）威乐欧洲股份有限公司（简称威乐公司）在第7类环流泵、处理污水和粪便的机械装置商品上的“WILO”商标已在我国注册，有效期至2014年1月26日。

　　2007年9月24日，在公证员的监督下，威乐公司的代理人在北京市京开五金机电批发市场购买了台州新威乐机电有限公司（简称新威乐公司）制造的两台屏蔽静音泵，该产品及其外包装、合格证、使用说明书上均使用了“新威乐XinWiLo”商标。威乐公司遂以商标侵权为由，向法院提起诉讼。

　　法院查明：“新威乐XinWiLo”商标于2005年7月26日向商标局申请注册，申请注册的类别为第7类离心泵等商品。该商标于2008年7月3日进入初审公告期，2008年9月23日，威乐公司就该商标提出异议申请。

　　裁判

　　北京市第二中级人民法院经审理认为，涉案产品上使用的“新威乐XinWiLo”商标含有威乐公司的“WILO”注册商标的全部内容，且涉案产品与“WILO”注册商标核定使用的产品为同一类别，故“新威乐XinWiLo”商标与“WILO”注册商标构成近似且足以造成相关公众的误认，已构成对威乐公司注册商标专用权的侵犯。法院判决：新威乐公司立即停止制造、销售侵权产品，并赔偿威乐公司经济损失20万元及合理诉讼支出1.3万元。

　　一审判决后，新威乐公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。2009年7月30日，法院判决：驳回上诉，维持原判。

　　评析

　　一、新威乐公司是否可以其“新威乐XinWiLo”商标进行不侵权抗辩，本案应否中止审理

　　对于初审公告的“新威乐XinWiLo”商标，威乐公司在初审公告期内，已经提起了异议申请，该商标即进入商标异议审查程序，故该商标至今尚未被核准注册。在商标民事纠纷诉讼中，我国法律和司法解释并未规定对于处于初审公告异议期内的案件应予中止审理，故本案不应中止审理，新威乐公司亦不能以此未获得核准注册的商标作为不侵权的抗辩理由。

　　二、“新威乐XinWiLo”商标是否构成对“WILO”商标的侵权

　　根据商标法的规定，判断是否构成商标侵权应从两方面入手：首先判断是否构成相同或者类似商品；其次判断商标是否近似。本案中，“WILO”商标核定使用的产品为环流泵等，而被控侵权产品为屏蔽静音泵，属于同类产品。在判断商标是否近似时，要考虑文字的字形、读音、含义，商标相近似的效果，应当达到容易使相关公众对所标识商品的来源产生误认，或者认为两者有某种特定的联系。法院认定商标相同或者近似按照以下原则进行：以相关公众的一般注意力为标准；既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。本案中，“WILO”是威乐公司臆造的无固定含义的词，具有显著的识别性，“威乐”亦来源于“WILO”的音译，该商标在相关行业中具有较高的知名度。被控侵权产品上使用的“新威乐XinWiLo”商标只是在“WILO”商标前加上了“新”及相应的汉语拼音，“WILO”仍为该商标的显著识别部分，以相关公众的一般注意力为标准，会误认为“WILO”与“新威乐XinWiLo”是系列商标或者认为二者的提供者有关联关系或特定联系，从而对两者来源产生混淆。故法院认定“新威乐XinWiLo”商标已构成对“WILO”商标专用权的侵犯。

　　三、如何确定本案赔偿数额

　　根据商标法的规定，在商标侵权案件中，有三种确定赔偿数额的方法：侵权人因侵权获得的利益、权利人因侵权受到的损失或者在法律规定的范围内酌定赔偿数额。一般而言，权利人很难证明侵权人因侵权所获得的利益，除非对侵权人的财务账册进行审计，得到其销售的侵权产品的数量及获利。而权利人的损失必须是因侵权人的侵权行为造成的，要排除市场需求变化、产品竞争、营销手段等非侵权人的因素，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算。其前提也是侵权人销售的侵权产品的数量是可以确定的。在上述两种方法均无法确定的情况下，权利人可以请求法院在法律规定的范围内酌定赔偿数额，法院在采用第三种方法确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。本案权利人即选择了第三种计算赔偿数额的方法，法院也是在考虑了上述因素的情况下，确定了20万元的赔偿数额，并且对威乐公司为制止侵权行为所支出的公证费、律师费、差旅费等合理费用另行予以支持。

　　本案案号：（2008）二中民初字第1842号，（2009）高民终字第729号

　　案例编写人：北京市高级人民法院 李燕蓉