怕侵权，先赢了不侵权之诉

生产水烟筒担心惹上官司

主动起诉请求确认不侵权

  　　本报讯  投资水烟筒产品的王某在生产、销售之初，为避免以后与“一种水烟筒”的实用新型专利权人广州市兆鹰五金有限公司发生专利权纠纷，王某将自己研发产品的全部技术特征函告该公司，向其征询自己的产品是否侵权，但未收到答复，为此，他提起确认不侵权之诉。近日，浙江省高级人民法院作出终审判决，维持原判，确认王某生产销售的产品不侵权，但一、二审案件受理费均由其承担。

  　　2002年4月12日，兆鹰五金有限公司向国家知识产权局申请名称为“一种水烟筒”的实用新型专利，该申请于2003年2月26日授权公告，获得专利。2007年4月，兆鹰公司在《义乌商报》上发表《严正声明》，声明其是涉案专利的合法权利人，要求侵权商家立即停止销售侵权的水烟筒产品。之后，兆鹰公司多次在金华中院提起诉讼，要求生产、销售涉嫌侵犯其专利权的水烟筒的制造商和销售商承担责任。

  　　2008年5月，王某经营的义乌市凌格五金制品厂成立之后，他向兆鹰公司邮寄《关于“一种水烟筒”及“一种水烟筒吸烟软管”样品是否侵权征询函》，对其设计的水烟筒样品技术特征与兆鹰公司的专利产品进行详细比较，征询函附有产品外部视图和产品剖视图等技术资料，还向兆鹰公司分别邮寄了《侵权警告函》和《不侵权通告函》。同年8月，王某开始生产其设计的水烟筒产品，并在浙江省义乌市福田市场展销。因未得到兆鹰公司书面正式回函答复，王某于2008年9月提起诉讼，请求确认其制造、销售水烟筒产品的行为不构成侵权。

  　　金华中院审理后作出一审判决，认为兆鹰公司为了保护其专利权，曾在王某经营厂址所在地以及经销地的报纸上发表《严正声明》，并多次对他人提起侵犯专利权诉讼，在当地产生一定的影响。为了避免日后与兆鹰公司发生专利权纠纷，王某在研发出一种水烟筒的新型产品后，将自己研发产品的全部技术特征告知兆鹰公司，向其征询自己的产品是否侵权，但兆鹰公司在收到王某的技术资料后，并未正式回函答复是否侵权，这使两者之间是否存在专利侵权的法律关系处于不确定状态，影响了讼争产品的批量生产和销售。因此，王某与本案有直接的利害关系，有权对兆鹰公司提起确认不侵犯专利权的诉讼。同时，王某生产的涉案水烟筒产品缺少涉案专利独立权利要求书记载的烟锅座和空腔两项必要技术特征，未落入涉案专利权利要求的保护范围,不构成对涉案专利权的侵犯。案件受理费1000元，由兆鹰公司负担。

  　　宣判后，兆鹰公司不服，向浙江高院提起上诉。

  　　浙江高院审理后认为：王某与本案有直接的利害关系，且其起诉同时符合有明确的被告、具体的诉讼请求和事实、理由以及属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖等条件，故原审法院受理本案，并无不当。同时，王某生产、销售的涉案水烟筒产品并没有涉案专利独立权利要求书中明确记载的烟锅座和空腔等两项技术特征，并未落入兆鹰公司涉案专利权利要求的保护范围。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，实体处理恰当，应予以维持。但由于兆鹰公司系专利权人，其在本案中并没有主动实施任何加害王某合法权利的行为，而人民法院在支持了王某确认不侵权的诉讼请求后，双方之间的法律关系得到明确，王某从事的投资和经营安全得到维护，从鼓励创新、严格确认不侵权之诉的条件出发，按照公平合理的原则，本案一、二审案件受理费均由王某负担。

庭审焦点

未收到侵权警告，利害关系人能否起诉

  　　确认不侵权之诉在我国还属于比较少见的新类型诉讼，对于哪类知识产权能提起确认不侵权之诉、确认不侵权之诉案件的受理条件如何确定、如何审理确认不侵权之诉案件以及如何防止滥用确认不侵权之诉制度损害知识产权权利人利益等问题，在司法实践中还有不少争议，还处在不断的探索和发展完善过程之中。

  　　根据最高人民法院在苏州龙宝生物工程实业公司诉苏州朗力福保健品公司确认不侵犯专利权诉讼的批复意见，提起确认不侵权之诉应符合民事诉讼法第一百零八条和第一百一十一条规定的起诉和受理条件，即与案件有直接的利害关系、有明确的被告、有具体的诉讼请求和事实、理由以及属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。而在具体的案件中，原告的起诉是否符合有明确的被告、有具体的诉讼请求和事实、理由以及属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖等条件，并不会发生太大争议，但对原告是否“与案件有直接的利害关系”的理解上，则还存在着分歧。不过，随着确认不侵权之诉的案件越来越多和司法实践经验的不断总结和积累，一般而言，当知识产权权利人向利害关系人单独发出了明确的侵权警告，而又未在合理期限内依法启动纠纷解决程序时，由于利害关系人是否存在对知识产权权利人的侵权行为处于不明确状态，这将使利害关系人处于不利的地位。在这种情况下，为明确知识产权权利人与收到侵权警告信的利害关系人之间的法律关系，人民法院可以认定收到侵权警告信的利害关系人与本案有直接的利害关系。而有争议的是，正如本案的首要争议焦点所反映一样，在知识产权权利人并未单独发出明确的侵权警告信时，利害关系人能否主动提起确认不侵权之诉？

  　　社会关系具有广泛性,利益关系具有复杂性，因此对于认定利害关系人是否“与本案有利害关系”应当结合案件的具体情况，根据利益衡量和价值取向，判断利害关系人提起诉讼的行为是否具有实质上的正当性。如果利害关系人的起诉行为具有正当性，则可认定其“与本案有直接的利害关系”，在符合其他条件的情况下，可提起确认不侵权之诉。本案中，虽然专利权人兆鹰公司从未单独针对王某发出过侵权警告信，但根据案件的实际和具体情况，可认定王某与本案有直接的利害关系。

  　　首先，从形式上看，虽然兆鹰公司发表的《严正声明》指向的对象和范围是不特定的，但由于该《严正声明》是针对义乌市范围内的生产、销售水烟筒产品的企业，而在义乌市范围内水烟筒产品的生产者或销售者的数量有限，故该《严正声明》针对的对象实际上是可以确定的。同时，兆鹰公司在发布《严正声明》后，还不断在金华中院对义乌市范围内水烟筒产品的生产者或销售者提出多起专利侵权诉讼。因此，王某作为义乌市水烟筒产品的生产者，虽然没有单独收到兆鹰公司发出的具体侵权警告信，但兆鹰公司的《严正声明》及嗣后采取的一系列诉讼行为，同样会在客观上使王某处于不安境地。

  　　其次，确认不侵权诉讼制度除了能明确当事人之间的法律关系外，还具有维护投资和经营活动安全的重要目的和作用。专利权人虽未发出单独的、明确的和具有针对性的侵权警告信，但是通过在媒体上发布公开的权利及警告侵权的声明时，有的正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人，在认真研读了专利权人公开的技术方案后，为慎重起见，会以合理的方式向权利人提供必要的技术资料和信息，主动请求专利权人确认其行为不构成侵权。如果专利权人在合理期限内不作答复或者拒绝确认，在这种情形下还不赋予当事人提起确认不侵权之诉的权利，一旦专利权人起诉利害关系人的行为构成侵权，人民法院经审理后也予以认定，那么利害关系人就要承担停止侵权、赔偿损失等专利侵权的民事责任。这必将会给已尽到必要的谨慎义务的当事人带来重大经济损失，甚至是难以弥补的损害。这不仅不符合确认不侵权之诉维护投资和经营活动安全的作用，也有违法律制度设计的正当性。

  　　正因为如此，最高人民法院在2009年4月21日公布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中明确规定，正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人，受到知识产权权利人以其他方式实施的有关侵犯专利权等的警告或威胁，主动请求该权利人确认其行为不构成侵权，且以合理的方式提供了确认所需的资料和信息，该权利人在合理期限内未作答复或者拒绝确认的，也可以提起确认不侵权诉讼。当然，为确保知识产权权利人及时制止侵权行为，避免损失扩大，降低卷入诉讼纠纷的几率，利害关系人主动提起确认不侵权之诉，也应受到上述意见中规定的相应条件的严格限制，而不是在专利权人有泛泛的、针对不特定人的警告或威胁即可。

  　　本案中，王某作为水烟筒产品的生产者，作了产品批量生产前的大量研发、设计等准备工作。当兆鹰公司在义乌当地连续发布《严正声明》和不断对他人提起专利侵权诉讼时，王某及时向兆鹰公司发出征询函，同时将自己研发产品的全部技术特征的技术资料和信息告知兆鹰公司，请求兆鹰公司确认其产品是否侵犯涉案专利权，但兆鹰公司在收到后并未在合理期限内予以确认。此时，如果不允许王某提起确认不侵权之诉，不仅会使王某是否存在侵犯兆鹰公司专利权的行为处于不确定状态，而且会严重影响王某批量从事水烟筒产品生产的投资和经营安全，使其合法利益受到相应损害。故一、二审法院均认为王某符合提起确认不侵权之诉条件的处理意见，完全符合最高人民法院的最新司法政策。

案外评析

胜诉方负担诉讼费

  　　值得注意的是，本案二审法院的终审判决决定一、二审诉讼费用均由主动提起确认不侵权之诉、并获得胜诉判决支持的王某负担。而根据《诉讼费用交纳办法》第二十九条的规定，诉讼费用的负担原则是由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。原因何在？

  　　确认不侵犯知识产权诉讼既要消除知识产权权利人在合理期限内警而不告给利害关系人带来的潜在威胁和不安，也要防止利害关系人滥用该项制度使知识产权权利人合法利益受到损害。因此，一方面要严格提起确认不侵权之诉的条件，另一方面也要在制度设计和程序运作中体现该项制度的司法价值。承办法官认为，决定由胜诉的原告负担诉讼费用，不失为防止利害关系人滥用该项制度的一个可行办法和有益探索。同时，在确认不侵权诉讼中，虽然知识产权权利人的行为给利害关系人带来了潜在的威胁和不安，但其终究并没有主动实施任何加害利害关系人合法权利的行为。因此，在人民法院支持了利害关系人确认不侵权之诉的诉讼请求后，其从事的投资和经营安全得到维护，双方之间的法律关系得到明确。按照保护创新和公平合理的原则，则可在诉讼费用交纳标准范围内，确定一个较低的数额由利害关系人负担。这样也避免了知识产权权利人不必要费用的支出，在一定程度上保障了权利人的合法权益。

连线法官

情况特殊但符合受理条件

  　　本案主审法官高毅龙说，根据我国民事诉讼法的相关规定，当事人提起确认不侵犯知识产权诉讼的受理条件包括以下几个方面：与本案有直接利害关系，有明确的被告，有具体的诉讼请求和事实、理由，属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

  　　一般而言,当知识产权权利人向利害关系人发出了侵权警告，而又未在合理期限内依法启动纠纷解决程序时，由于利害关系人是否存在侵权行为处于不明确状态，这将使利害关系人处于不利的地位。在这种情况下，为明确知识产权权利人与收到侵权警告信的利害关系人之间的法律关系，可以认定收到侵权警告信的利害关系人与本案有直接的利害关系。

  　　虽然本案与上述情形存在着一定区别，即专利权人兆鹰公司从未单独向王某发出过侵权警告信，但根据案件的实际情况，也可认定王某与本案有直接的利害关系。原因在于，兆鹰公司于2007年4月连续在《义乌商报》上发表《严正声明》，声称将追究相关侵权人的法律责任。虽然从形式上看，该《严正声明》指向的对象和范围是不特定的，但由于该《严正声明》是针对义乌市范围内的生产、销售水烟筒产品的企业，而根据二审查明事实，在义乌市范围内生产或销售水烟筒产品的企业共有20余家，数量有限，且之后，兆鹰公司在金华中院对义乌市范围内水烟筒产品的生产或销售者陆续提出多起专利侵权诉讼。故兆鹰公司发布的《严正声明》针对的对象实际上是可以确定的。王某作为义乌市水烟筒产品的生产者，虽然没有单独收到兆鹰公司发出的具体侵权警告信，但兆鹰公司的《严正声明》及嗣后采取的一系列诉讼行为将在客观上使王某处于不安境地，使其产生合理的诉讼顾虑。

  　　另外，更重要的是，王某主动提起确认不侵犯兆鹰公司实用新型专利权诉讼的行为，符合确认不侵权诉讼制度维护投资和经营活动安全的重要目的和作用。王某作为水烟筒产品的生产者，作了产品批量生产前的大量研发、设计等准备工作。针对兆鹰公司在义乌当地连续发布《严正声明》和不断对他人提起专利侵权诉讼的行为，王某为了避免日后与兆鹰公司发生专利权纠纷，于2008年5月28日及时向兆鹰公司发出征询函，并将自己研发产品的外部视图、剖视图以及全部技术特征等资料和信息告知兆鹰公司，请求兆鹰公司确认其产品是否侵犯涉案专利权。然兆鹰公司在收到王某提供的技术资料和信息后，并未在合理期限内正式回函答复是否侵权。这不仅会使王某是否存在侵犯兆鹰公司专利权的行为处于不确定状态，而且会影响王某批量从事水烟筒产品生产的投资和经营安全，使其合法利益受到相应损害。据此，浙江高院认为，王某与本案有直接的利害关系，原审法院受理本案，并无不当。同时，王某生产、销售的涉案水烟筒产品并没有涉案专利独立权利要求书中明确记载的烟锅座和空腔等两项技术特征，并未落入兆鹰公司涉案专利权利要求的保护范围。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，实体处理恰当，应予以维持。

法规链接

  　　《中华人民共和国民事诉讼法》

  　　第一百零八条　起诉必须符合下列条件：

  　　（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

  　　第一百一十一条　人民法院对符合本法第一百零八条的起诉，必须受理；对下列起诉，分别情形，予以处理：

（一）依照行政诉讼法的规定，属于行政诉讼受案范围的，告知原告提起行政诉讼；（二）依照法律规定，双方当事人对合同纠纷自愿达成书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁；（三）依照法律规定，应当由其他机关处理的争议，告知原告向有关机关申请解决；（四）对不属于本院管辖的案件，告知原告向有管辖权的人民法院起诉；（五）对判决、裁定已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告按照申诉处理，但人民法院准许撤诉的裁定除外；（六）依照法律规定，在一定期限内不得起诉的案件，在不得起诉的期限内起诉的，不予受理；（七）判决不准离婚和调解和好的离婚案件，判决、调解维持收养关系的案件，没有新情况、新理由，原告在六个月内又起诉的，不予受理。

    《中华人民共和国专利法》

  　　第五十九条  发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。 

  　　外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

  　　《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》

  　　第十七条 专利法第五十六条（在2009年10月1日起施行的新专利法中为第五十九条）第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。

  　　等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。