时间：2011年11月20日上午08:30-12:00

       地点：世纪金源大饭店三楼北京厅

    主题：分论坛八：知识产权代理实务研讨会

 

      

       第一节：  内地代理实务研讨（08:30-10:10）

       主持人：毛英（北京大成律师事务所长沙分所）

       点评人：温旭（广东三环汇华律师事务所）

       专题演讲：

       刘晓飞（北京市国联律师事务所副主任）商标代理业务实务－律师非诉业务开拓的新领域

       朱  兵（山东清泰律师事务所）

       汪旭东（南京知识律师事务所主任）

       黄  玲（四川泽坤律师事务所主任）

 

       第二节： 台港澳代理实务研讨（10:30-12:00）

       主持人：马秀山（中国知识产权研究会副秘书长）

       点评人：脱颖（上海脱颖律师事务所主任）

       专题演讲：

       李贵敏（台湾国际通商法律事务所）知识产权合约实务

       蔡坤旺（台湾法玛国际专利法律事务所）中美禁止反悔原则实践的比较

       王爱民（澳门商标协会理事长）澳门知识产权代理实务

       郑慧明（香港的近律师行）香港知识产权保护和实践

 

 

 

毛英：今天的探讨的主题是内地代理实务研讨。我们今天很有幸请到了温老师。也请到了四位演讲嘉宾：北京市国联律师事务所副主任刘晓飞律师；山东清泰律师事务所朱兵律师；南京知识律师事务所主任汪旭东律师；四川泽坤律师事务所主任黄玲律师；现在有请北京市国联律师事务所副主任刘晓飞律师。

   

    刘晓飞：各位同仁早上好！我从事商标代理业务有14年的时间，在北京的律师行里面，我算是比较特殊，就是我在商标代理人里面，是做律师业务，在律师里面做商标代理人的业务，所以说我这么年的职业模式是跨界的，我本人也是北京市律师协会商标法委员会的秘书长，从事14年来，我做过上万件的商标代理的案件，也具有一定的经验，同时也是商标业务指南书的作者，今天把关于商标代理的心得跟大家分享一下。

    今天发言的主题是“商标业务简介，律师非诉业务开拓的新领域”。首先我大概介绍一下，现在商标注册的一个流程。一件商标注册是由申请人或者说通过商标代理机构向商标局提出注册申请，商标局受理以后先要进行刑事审查，刑事审查如果合乎要求的话，发放受理通知，如果说刑事上不符合要求，要现级补证，如果符合要求的话就进行下一个程序，如果不予以补证的话，就下发一个商标书。下面就是出审了，如果不符合的话就全部或部分驳回申请，如果不服决定可以向商标评审委员会就驳回的内容申请复审。商标进入到公告程序以后，自公告之日起三个月是一期，如果任何第三人对商标提出认为对自己的权益有所损害，或者说违反商标法的危害，可以提出异议，如果提出异议的话，进入到异议程序，然后由被异议人答辩，然后由商标人进行裁定。如果在异议期内没有人提出异议，或者经异议裁定不予以成立，在核发商标注册公告，注册公告以后，在核发商标注册证，注册程序就完成了，当然对于已注册商标的话，认为可以提出撤销或者提出商标争议，这样提到的商标的复审，异议以后如果对异议不服的话就异议复审，再加上可以注册商标的撤销争议，这样的话统一归到商标委员会审理，如果对商标委员会不服裁决，直接由北京市第一中级法院来管辖，相应的二审由北京高级人民法院来管辖。

    现在商标注册和审查程序的实现，目前按照商标局的流程，以收到之日为收到申请日，其实申请日为20日为注册通知书，现在可以提交电子申请，现在多数商标代理机构一天商标局限定10件，如果提交电子申请当日就可以获得申请人，正式的受理通知书应该是在20左右日下发，现在商标局基本上8到12个月就可以实质审查了，如果符合商标法没有在先权利的话，否则的话全部驳回或部分驳回，如果不服可以向商标局提出复审。下面是三个月的异议期，现在如果没有出现异议或者商标驳回，一个商标大概注册的流程大概是12到18个月之间，现在服务商标也分到各个处一块审查，所以说基本的实现应该到12到18个月，在全世界范围讲这也是比较先进的水平了。

    商标代理有一个分类表，这个作用如何去使用？按照商标法的规定，商标注册时必须要指定具体的商品或者服务项目，其中商品和服务项目是按照商标注册用国际分类表来进行划分的，这个分类表实际上多数国家都在采用。中国商标局根据中国的实践和需要，根据上联的国际分类，制定一个类似区分类表，这个分类表根据商品和服务的功能用途、原料、销售渠道和销售对象等具有共性的内容划分为同一个大类，前四个为商品类别，后十一个大类为服务类别。

    现在商标审查的原则通同一个商组和服务一般认定为类似商品，反言之同类不同组的商标审查和异议阶段不判为类似商品的，但是每一个群组有部分群组有注解，注解会标明某项商品和某一个进行跨类审查，除此之外一般都是非类似商品。商品分类的作用就在于便于商标审查，其次便于商标局对申请商标的审查，最后便于主管机关对商标的管理。

    商标专用权的行使按照法律规定大概有以下内容：

    1、商标在核定使用范围内使用。而且作为商标注册人有权标注商标注册标记。然后商标要按照商标法和实施条例规定进行有效的使用。否则的话连续三年停止使用的话，商标局是可以撤销的。

    2、商标可以通过签署商标许可协议来让他人来使用，这个许可协议可以向商标局进行注册，另外的商标注册有效是10年，10年届满前，六个月前注册续展，但是要多交500块钱的宽展费用。商标注册证遗失以后可以补发。

    作为律师来讲，所能从事的商标代理业务的一个主要的类型。现在基本上商标从生到死所有的业务都做，所以这方面我有比较多的心得。我大概列举一下，至少有11个业务是可以介入的。

    1、商标查讯、注册。中国和境外和法人和经营主体。另外的是境外的自然人，还有工作的个体工商户和农村承包经营户。对于个人工商户和农村承包经营户仅限于已申请和与经营范围相符合的商标，比如说你要申请25 类的服装商标，那你一定是要做服装的。

    2、一件商标在一个类别的注册视为一件注册申请，同一商标在其他类别的注册需要另行提交注册申请。

    3、境外的主体申请，委员委托商标代理机构代理。

    4、对全面的查讯可避免申请商标与在先商标发生冲突，可大大提高商标注册成功的概率。

    驳回复审，商标局对商标注册申请进行实质审查，如果申请商标违反商标法禁用条款或者存在再现商标，商标局核发《商标注册申请驳回通知书》，全部或者部分驳回商标注册申请。这种情况下，大家要考虑如果已经初步审定的商品，对于客户比较重要的话，可以建议他考虑放弃对驳回的复审，以保证初步审定的商品尽快的获得商标的初审并注册。不服驳回的话，复审的期限是15日，现在商标评审委员会大概驳回案件的程序大概是15到18个月时间，费用是1500块钱。

    商标的异议和异议复审。商标初步审定以后，如果有人提出异议，如果没有异议不能裁定的话，由商标局核准注册，核发注册公告并核发商标注册证，律师可以代理客户提出异议申请，这个异议申请是比较复杂的工作，所以相对的费用是非常高的，具体要做的工作就跟诉讼所做的材料是一样的，要准备客观的材料和理由。但是咱们还可以代理被异议商标进行答辩，现在商标局异议审理程序是最慢的，大概现在是需要18到24个月的时间，同时经过异议或者异议复审，或者最后的刑事诉讼程序，最终核准注册的商标，因为之前商标评审委员会商标积压的问题特别严重，这种情况下，一旦商标核准注册的时候，最后的裁定下来，商标的有效期都过了，这种情况的话，不管后面的程序拖有多长，最后一旦核准注册的话，注册有效期是从是的商标初审公告日加三个月算的，而不是从最终的裁决开始起算的。如果一方异议不服的话，可以向商标局提出异议复审，那么这个就属于复杂案件了，一般情况下是18到14个月，异议的费用是1000元，评审的费用是1500元，凡是跟商标局发生的关系业务，基本上费用都是1000元，但是变更和许可除外，凡是跟商评委有关系的都是1500元。

    商标的转让、变更、续展都比较简单，三五年前商标非法转让非常严重，产生了很多诉讼，但是现在要减少很多了，这就是有利于商标局行之有效的做法，现在商标局的做法就是这样的，凡是双方签订转让协议，共同向商标局提出商标转让申请，这个转让申请是由受让人来办理的，是由受让人让律师签委托书，如果商标转让审查期间，如果双方产生合同纠纷，这样的话会导致商标转让程序终止或者被核准，商标局不愿意让商标转让过程中承担任何的责任，这种情况下商标局如果知道这个商标转让产生纠纷了，商标局马上停止转让的程序，然后让双方通过诉讼的和仲裁的程序去解决。为了防治非法转让的现象发生，商标局让转让人和受让人共同受发受理通知书，就怕有人造假，这种情况的话，转让人收到了商标受理通知书，如果转让行为不是自己真实意思表示的话，马上向商标局反映，这样的话就避免转让程序，另外在商标转让的过程中间是非常严格的，要严格的核对，要对你的印章的签字进行核准，一般的时候由其他公司的人来签署，这样的话转让的时候，会让转让的印章不符，这样的话要求你提出法定文件，一般是要提出共定文书。现在凡是转让人名下所拥有的相同或者类似的商标，必须得一定办理转让，如果你谈商标转让的过程中，如果有5件的话，但是你只转让了一件，导致了商标转让合同不能履行，所以大家在办理这个业务的时候，一定要对转让人名下已经注册或者说申请所有的商标进行核查他的状态，如果有一件商标没有遗漏没有转让，商标局会核发补发通知，如果不全部转让的话，商标局会给你退回来。

    现在商标转让的周期需要6到9个月的时间，商标所有权才能转移。所以对于这个空档期法律风险要进行控制，一般情况下要求转让人转让申请办理过程中无偿许可受让人来使用商标。现在按照法律的规定，关于注册商标和申请中的商标都是允许转让的，其中对于注册商标如果核准转让以后，会发一个商标转让公告，但是对申请的是不核发转让公告的，这是发一个申请人变更通知书，核发了转让通告之后会发一个转让证明，这个商标的转让证明要跟原来的注册证是一样的，当然商标注册证原件还是转让人。商标转让以商标局核准公告产生效应，这样需要强调一点，双表转让不予以核准，不影响商标合同的法律效应。但是并不意味着商标所有权的转移，除非商标占让合同明确的约定，要以商标核准作为合同生效的要件。在目前的实践中，就是商标主体的规范，中国的商标自然人暂时不能受让商标，商标转让费用是1000块钱。

    商标许可备案，过去商标局对许可备案审查并不是太严格，但是从去年开始，现在审查非常严格，原来按法律规定，商标合法合同签署三个月起，要开始备案，但是如果超过三个月再去备案，会给你退回来，一定要记住这个时限。在许可合同中间，商标许可的期限不得超过商标注册的有效期，但是作为企业来讲的话，商标的期限可能会很长，这种情况下如何去备案的话，你可以用这个合同去备案，但是第一次有效期是前十年，这样的话在第一个十年到期以后，你再去备案，相当于一份30年许可合同备案的话，许可合同你可以备案三次，但是原件在后两次不用递交。

    现在出现了A许可B，B许可C的问题。这种情况下是很常见的，就是集团公司和子公司常见的，这种许可备案，许可手续是由B和C去办的，而不是A和C去办的，但是要提交A和B的许可合同，和B和C的许可合同，也可以把三分的合同写在一起，A到B到C，其实A和B的合同中间，要允许B再许可的条款。目前的商标许可备案以后审查周期现在是3到6个月的时间。在目前的实践中，许可合同备案提交以后，或者商标局核准以后，单方是不允许撤回或者撤销这个许可备案的，也就是说双方产生了民事纠纷，商标局是不愿意做这种麻烦的，需要双方的另行需要法院解决之后，需要向商标局办理有关的手续。跟转让一样的道理，商标使用许可合同是否备案并不影响合同本身的法律效应，除非合同中间约定你的许可备案作为条件，对于被备案的合同法律规定的后果只有一个不得对抗善意第三人，就是未备案的合同肯定不能对抗备案的合同，商标使用许可合同的费用并不高。一件商标是300块钱，如果说很多集团公司给下属子公司去使用，比如说有100件商标，你只有一份合同，后面有100个商标的清单，这种办理备案的时候你可以只提交这一份合同，但是要向商标局提交100件商标合同，这样的费用就要交到3万块钱，代理费也会收的。大家只看到单件案件的价值，没有看到量做上来，其实往往很多的公司都是几百件商标的许可作为律师来讲的话，帮客户拟定或者审查商标使用许可合同，这样收费的空间是很大的。其实商标代理很简单，但是律师可以做得很复杂，商标代理人是因为把简单的事情简单去做，所以他收不上来费用，你要把简单的事情可以复杂去做，你的费用一样不少。

    商标三年不使用撤销，按照法律的规定，如果商标连续三年停止使用的话，可以申请撤销，现在商标局对于商标使用撤销，作为申请人来讲取证义务要求是非常的轻，你只要适当的去说明，在这些媒体说了没有查到非法使用，你可以充分的举证，你还要证明这个东西没有被使用，基本上是不可能的事情，所以对于商标局来讲，对申请人举证义务非常轻，这样的话使商标三年不使用，成为多数企业对在先商标撤销一个成本非常低的举措，而且由于各种原因，我在办理的这些案子里面，70%的商标都是可以撤销的，包括一些涉外代理人，只要发现有在先商标，如果够三年不使用条件，我就提出这个商标。或者说我提出三年不撤销以后，我在复审程序里跟你谈，你跟我签商标共存协议，如果不签的话这个商标就不能用了。

    具体的审查程序是这样的，向商标局提供注销申请，并且提供这个未使用的证据，在60日向商标局提供有效的商业使用证据，这里面大家有几个点大家要注意，就是所谓要求三年内提供的证据，这个证据起算点是往前算三年，比如说今天提交三年不使用撤销的申请，提高使用证据的日期应该是2011年的11月20日，推算到2008年的11月20日，这三年的使用证据是有效的，另外的是必须商标法规定的合法的商业证据。其中有几点包括昨天法官讲到的，就是单纯的首许可合同不能作为商标使用证据的，单纯的商标转让行为也不能作为有效的使用证据，你同时还要再提供被许可人或者受让人的使用证据，形成完整的证据链才可以，单纯的权利昭示形式的广告不作为证据的，有些企业为了避免到期，他登一个广告，说某某商标是属于某集团名下的商标，然后用所有权违法必究，大家经常看到这种广告，但是商标局不认可这种使用证据的。如果证据无效的话，你不能说明商标不使用的理由，这种理由就是指有些产品包括药品一些产品需要国家的专项许可，这样的话你已经申报深刻，可能没有批下来，或者说这个行业不允许介入，如果提交这方面证据的话，是可以作为不使用合理理由。另外包括地震不可抗力一些事由，否则的话都要做出撤销的决定，如果证据有效的话，注册商标继续有效。无论是维持商标的注册和撤销商标注册，双方当事人都是可以复审的，以前是只有撤销的时候是可以复审的，维持是不可以复审的，现在商标局已经改变了这种做法，由于大量不使用案件这种积压，这个案件审理时间非常慢，基本上18到24个月时间，甚至更慢的时间。

    如果你在驳回复审的程序里面，你已经对在先商标提出了撤销，三年内不使用撤消，这样的话会比复审的程序审得快，一般代理人可以对商标局提出申请，就是延期进行审理，一般的商标评审委员会是接受的，否认的话驳回复审一年半就审结了，三年不能使用需要两年的时间，上面衔接是不了的。

    撤销复审大概18到24个月时间的，现在对于使用证据是这样的，商标不应法定的期限内没有提交的话，丧失你的实质权利。如果你在商标局的审查阶段没有提交使用证据，但是你将来在复审阶段甚至在诉讼阶段，如果补交了使用证据的话，当然这是符合法律规定，符合那三年时限证据的话，这样商标局和工商局是认可的，三年不使用的官费也是1000块钱，可以根据自己丰富的经验，因为可能涉及税务的管理海关的管理，所以专业的职业经验要比商标代理人丰富得多，要善于使用证据的漏洞，提交给商标局，这样的话向客户收取一定的费用一点问题都没有。

    商标争议有几个原则的要求，第一个提出的时效是五年，但是对于恶意注册并且驰名商标不收五年的限制。还有一点对于违反商标法的禁注禁用条款，或者其他不正当手段取得注册的商标是不受五年的限制，因为这是违反国家的禁用条款，本来是不应该注册的商标，现在多数争议案件基本是到18到24个月可以进行裁定，费用是1500元。

    商标的授权和确权行政诉讼，主要是驳回复审、异议复审、争议、撤销。如果你提出刑事诉讼的话是直接告商标局了，不是告商标评审委员会了，起诉的时间是送达之日起30日内，这种情况下你可以先去登记，立案厅会给你做一个登记，一般30日之内后补这个文件，现在的这个案件由北京人民专院来管辖，用的是刑事诉讼程序，但是审理中间表面是刑事诉讼程序，但是中间会兼顾确权民事法律关系，商评委是作为被告，商评委裁定中间对方第三人进行诉讼，如果案件判决以后，第三人是有权上诉的。现在法院认可律师和商标代理人都可以作为此类案件的代理人。现在北京法院非常规范，除了个别疑难案件的受理之外，基本上审限都是在一审两个月，二审三个月，很少有超期的。

    商标的境外注册，马德里国际注册的话，一共有85个成员国，基本上他可以做到在85个国家内都可以取得注册。马德里国际注册里面有一个问题，需要提醒大家，就是申请的基础条件，现在只有一个国家，就是一个议定书成员国，就是在这个商标在其他国家取得注册，其他的话可以基于在中国申请就可以了，马德里注册就是说你的商标在中国必须申请，才能申请马德里国际注册，其中成员国里面美国、韩国、日本这三个国家审查制度相对来说要严格，而且产品分类和商品的表述方法跟咱们国家不大一样，这种情况下在马德里申请过程当中，是比较的复杂的，所以尽可能建议客户是单独的申请，这样的效果会更高。

    非洲知识产权统一注册，这16个成员国要申请的话，16个国家一起去申请。还有欧盟国家注册的话，现在是27个成员国，这27个成员国也是整体注册，要注册的话就全部注册，如果在一个国家的注册是不行的话，整个欧盟的注册都不予以核准，但是里面可以操作把个别注册的国家，可以转为申请，偶然欧盟和非盟商标注册过程中，是先注册后异议的制度。商标侵权的行政和司法保护，大家应该比较清楚，因为商标和别的领域不一样，工商局的执法力量特别强大，咱们可以介入，工商局的执法力量固定证据对案件的定性，然后拿着定型和固定好的证据，可以跟法院去进行诉讼。

    著名商标的评定，现在是根据各个地方的法规和规章来保护，这一块也是很大一个业务空间，大家可以去考虑一下，因为现在对驰名商标和著名商标各级政府都会奖励，这里面大家可以关注一下。

    驰名商标的认定里面有几种方式的认定，第一种方式商标局认定的商标80%是通过这种方式来认定的，就是说在商标的行政监督管理过程中进行认定，就是案发地的工商局发现的商标侵权行为以后，如果有驰名商标主张的话，准备相关的材料，然后逐级上报，然后由省一级上报局申请到商标局，然后商标局收大案件裁定之日六个月起进行批复。第二种方式是商标异议和异议复审中间，可以主张驰名商标的诉求。

   

    毛英：下面有请山东清泰律师事务所朱兵律师发言。

   

    朱兵：我给大家做的介绍是区域律师事务所如何开展专利业务？我们是山东第一家具备专利代理资质的律师事务所，从事专利代理律师事务所，自身的商标又是省著名商标。我们的清泰律师事务所分为专利商标代理部，也就是知识产权这一块有专业商标代理业务，还有知识产权律师业务。

    今天我给大家做的主题发言一个是区域律师从事专业里面的特点、制约、困惑，还有区域律师事务所如何去开拓、开展这样的专利业务？区域律师事务所就是像我们这样的律师事务所，业务种类主要是以申请代理和日常维护为主。只是一些比较小规模的业务，也就是日常业务。像专利复审、专利无效这样的业务，我们在工作中接受这种业务的数量是比较小的，因为像这样的业务，有些地域优势，有些东西代理结构北京的律师事务所靠着专利复审委、国家专利局有一些地域优势，有一些大业务，比如说争议比较大的或者比较关键性的业务，都会流向到北京

代理机构或者律师事务所办理，在当地的专利无效和复审这样一些案件，我们能够接触到的拿到这样的一些业务的话，都是随着专利侵权诉讼产生出来的，专利诉讼被告为了达到诉讼目标，在诉讼过程中，提出了认定专利无效的申请，像提出无效申请以后，专利局下达了受理通知书以后，法院会给予诉讼终止，然后诉讼中止在审理是否无效之前，法院会有一个终止诉讼，这样的话被诉人达到一些目标。也就是说无效业务随着专利诉讼而派生出来的。像区域律师事务所专利业务包括纂写和提请。包括专利维护，也就是日常的专利业务。

    业务规模的话刚才也说了大案比较少。海外进入中国的事情，北京代理机构为多。区域性律师事务所比较多的业务是专利诉讼，也就是主要的业务之一，专利诉讼仍然有他的区域性专利，也就是说专利诉讼，区域律师事务所办理这种业务的话，往往以当地的权利人剥削当地的被告涉嫌侵权人为服务对象，也就是说原告和被告总有一家是在区域内发生的，但是经常会碰到一些利益冲突，就是说原告告到被告的时候，结果原告律师和被告律师很可能都是一个所里这样的律师，也就是说两个主体都不是在区域客户主体之内的，就发生这样的利益冲突，只能说取二者审一了。

    市场划分的话，对于区域律师事务所来说，主要的业务是本地业务，本级业务如果做到一些比较好的区域律师事务所，他的业务会辐射到周边地区，比方说山东省内济南律师事务所、青岛律师事务所都会扩展到省内二线城市去。那么他们的服务水平和经验是比较欠缺的，在那些地方对于区域性律师事务所来说还是有很大的空间。

    竞争对手，专利代理业务中，地方性的代理机构，他的竞争对手还是很比较大规模的代理机构，我们在本地做业务的时候有一些大客户，数量比较大的，像海尔、海信这样本地大企业，相当一部分的专利申报业务，是交给了北京机构，他们认为北京代理机构这种业务水平比较高，经验比较丰富，另外跟专利局、商标局国家的审批机构关系都比较密切，竞争对手主要是来源于北京这些律师事务所代理机构，另外当地也有一些代理机构也是竞争对手，但是竞争优势和竞争能力差别，就不是很显著了。

    区域代理机构的检索人才是比较缺乏的。专利业务检索任务由于数据库的昂贵还有人才的缺乏，目前开展的不好，我们也在考虑这个问题。

    区域律师在专利业务上也是有他的业务优势，一是跟客户的也是非常密切，就是时间的靠上，律师自己本身也有客户，那么他的人脉优势是比较明显的，这个律师每天就在外面跟客户接触，这种的关联度是比较高的，那么在推荐专利业务是比较容易的，就是顺便介绍一下就可以获取专利业务。日常沟通也很便利，因为是在本地服务，电话、交通也比较方便，有什么问题随时可以跟客户接触到。这也是区域律师非常大的业务之一。

    北京比较大规模的代理机构在各地设立分所、分公司，这是他们深入当地业务领域主要方式，但是这种分支机构当地的管理人员和业务人员，相对于总部来说肯定是较为薄弱的，一般会找本人从事本地业务，主要的业务骨干都在北京，所以他的业务能力还是受到一定的限制。

    价格优势的话，我们在当地拓展费用会相对低一些，价格上一定要体现出来，别人要2000，我们可以要1500，如果没有价格优势的话，业务肯定会受到很多的影响。

    附加服务就是做一些附带的服务，让客户感觉到你的服务是值得的，像一些商标合同和商业地产都可以是附带的，让客户感觉物有所值。

    信誉优势，律师在客户做的信誉优势是很显著的。因为律师行业门槛比较高，对自己的信誉都是保护的，客户对这个优势也是比较认可的。

    如何开展专利业务还有区域律师的长远规划？也有几点经验：

    一、寸土必争。和竞争对手都要去做资源上的竞争。

    1、扬长避短。刚才介绍了我们的长处和我们的短处，那么就要发挥自己的长处，首先要发挥本地化优势，包括地理位置优势、人际关系优势、服务关联度优势，紧密和客户去沟通和交流。那么还有一个价格优势。必须体现出价格优势，虽然说在法律服务中，价格优势不是最关键的，更重要看效果，但是做专利代理、申报这样的日常业务来说，价格是客户讨论一个非常多的一个因素，首先他们会问多少钱？

    2、高密度的沟通。由于专业代理业务，需要对撰写文件进行不停的修整，有点复杂的专利申报文件、申请书、说明书、权利要求书，一遍写好可能性不太多，要不断跟发明人、设计人去做技术上的交流，而这种交流就需要面对面交流，还要看技术方案、图纸，所以沟通优势也是很强的优势。

    二、手大遮不住天。如果说所有的客户都去抓都去管的话，最后谁也管不。所以说让大业务、好业务保留在自己的手里面。客户整理要有选择保持客户，重点保护有深度的客户、有高水平的客户，有些客户申请量是挺大，但是这种客户除了申请之外，没有别的业务，他自己能力太强了，他自己就处理了，有些中小型企业生产量并不是太大，一年十几件，但是他的申报对他来说是非常关键的核心技术，他自己还有其他的要求，比方说国家创新基金的申报需要专利去配合，国家技术认定需要国家去配合，这个时候就把客户划分到高收费业务。像这样的客户，区域律师事务所不会保有太多，如果一年保证在1000件这样的业务基础，是非常大量了，就像养鱼一样，鱼都在池子里面。

    深度挖潜，除了专利代理日常业务之外，区域律师事务所收1000多块钱，甚至打折打到几百块钱，甚至觉得不值当去做，但是有这个量，因此挖掘其他的业务，包括高新技术企业认定，这是纯粹属于本地化业务满为的。因为企业认定里面涉及到专利要求，而专利要求就利用这种业务上的优势，顺便去代理一个高新技术认定的工作。还有商标业务，比如说商标代理、商标监测、商标规划，深度挖潜其他一个方面是律师业务，律师业务是不常发的。

    多推进稳定客户，提交PCT申请，国家政府和当地政府都有资金补贴，每申请一件PCT业务，国家最多补贴不到10万块钱，如果申请PCT业务，客户不赔钱，还不用花钱，就资金补贴律师费、代理费、申请的官费就已经包含了。

    迅速提高业务能力，像专利检索业务需求量是非常大的。如果本地没有的话，就会白白的丧失，所以要提高提升自己的业务水平。

    战略布局要把眼光放得远一点。放在省内的区域。区域内是有优势的，我们是二线市场，对于下面的实还是有这样的优势，我们在潍坊、东营等地都会开展这样的业务。

   

    毛英：下面有请南京知识产权律师事务所汪旭东主任给我们做精彩演讲。

   

    汪旭东：今天给大家演讲的题目是著名商标认定的法律实践的问题。我们国家是进入到知识产权的春天，这个春天到来也有典型的中国特色，那就是政府推动、社会的参与，所以政府的推动，知识产权发展过程中，应该发挥举足轻重的作用，否则律师也感受不到知识产权的春天。但是同时在这个过程当中，正因为知识产权在很多过程当中，行政行为插手太多，有时候太过了，这给知识产权正常的发展又带来不恰当的因素在里面，比如开幕式上面公布一个数字，商标专利申请量在世界上处于前列了，我们都知道在申请两的背后，很多是一种泡沫，现在已经出现有些地方拿钱买专利，现在很多地方企业申请专利已经开始赚钱了，这样的专利不能说是全部没有，但应该说大部分是存在问题的，甚至于这样的专利出来以后，对整个市场经济正常的运行还带来负面的效应。

    其实商标也有出现这样的问题，很多省、市都出台了品牌战略，那么品牌战略里面有一个问题，驰名商标一定要作为一个明确的指标提出来，比如说南京提出2011年就一定要获得驰名商标20件，然后指标就分解到好多区里面，那现在就是把企业拼命的培育驰名商标，在驰名商标本身是一个市场发展机构，但是在这个过程当中有出现很多的异化。

    我认为我们作为知识产权律师，一方面要享受着国家给我们带来巨大的空间，再一个不能忘记本身法律人的本职特点，我们要在这个过程当中，要认真的分析到其中的问题。

    驰名和著名商标认定所产生的实践问题，在南京有这样的案例，南京当地有个非常有名的食品，就是机轮酱油，老百姓都认可这个酱油，但是两三年前，这个机轮酱油突然发现自己的销量极限下降，派市场人员去调查什么原因，后来市场反映人员说，旁边这个酱油就发挥得很好？然后看着是刚成立两年多的企业，就打着江苏省著名商标，老百姓对商品的选择要求还是比较高的，所以说销量就会大幅度的上升。外方对产品的认识是不一样的，他认为是不是著名是不是驰名，主要高市场说话，靠消费者说话，从来没有主动申请认定商标，结果人家申请了，为这个事情就来咨询我，是不是可以来提出这个异议？向省工商协会提这个异议，说这个认定是插手了市场竞争，甚至破坏了市场竞争，后来这个问题协调解决了，这是一个很现实的问题，问题的产生是由于驰名和著名商标认定的异化，驰名商标认定的异化一个就是标识化，大家知道驰名商标的认定不是标志化，但是在我们国家已经是标志化了，还有一种就是指标化，因为他标志化所以现在就导致了驰名商标在认定上的指标，就各地都有明确的指标来提了。什么是驰名商标认定的异化呢？大家可以看一下，驰名商标认定的法律本质，就是为什么要认定驰名商标？实际上法律规定都是很明确的，我们首先看一下相关国际公约规定，比如说《巴黎公约》第六条第二款这个时候大家就能看出来，核心意识只是发表在商标注册或者在使用过程当中，就需要这个商标给不给他注册，允不允许给他使用，因为商标的注册或者使用，可能涉及到另一个商标权利的侵害，就认定那个商标如果是驰名商标的话，就不允许你使用，就是在一个商标注册的过程当中，需要对他是否另一个商标构成权利的妨碍。在这时候需要确认一下，那个商标是不是驰名商标？这个规定仅仅是一个过程而言，就是在认定的过程当中，对某一个事实的确认。

    与贸易有关的知识产权的协议，但是只有两个扩展，分别在协议的第十六条第二款和第三款，第二款只是把认定的原则扩大到服务上面了，第三条把认定的原则扩大到不相类似的商品或服务，但是认定的条件跟《巴黎公约》是没有本质区别的，所以通过相关的国际公约，我们就得出这么一个结论，就是驰名商标的问题只对已经提出申请的，已经注册的或者使用的，容易导致混淆的商标才适用，仅仅认为初级的过程。我们国家的商标法在2010年修改的时候，确认了驰名商标的条款，主要关注在十三条，但是从法律的逻辑上，第十四条是服务于第十三条的，他也针对了注册申请的过程当中复制。第二款对不相类似的商品进行复制。这个时候对商标给予预定。本意上就是甲公司来申请注册A商标，这时候我们发现这个化工品可能有一个商品存在了，这时候对于A商标注册了以后是不是要撤销呢？或者允不允许他使用呢？这时候就考虑存在D商标，如果D商标认为是驰名的，这时候不会给A注册，或者就不允许他使用，仅仅是针对一个利益相关方的行为，这个时候无论商标主管机关做出何种决定，如果给予注册了，可能影响的是驰名商标，现在的认定把他扩大了，首先认定以后很多时候一个批复下来，这就是认定的依据这就是文件，很多企业拿到文件以后，就把这种结果直接把你的标志用于商品，这也是有违我们驰名商标法律本质的，标志化的后果著名商标的认定是找不到法律依据的，驰名商标的认定是从国家公约到商标法是一个特定的工作需要而开展的，著名商标的认定纯粹是标志化，把他作为一个独立的标志去认定了，商标体现了信誉、商品的质量、企业的声誉都含在里面了，同时商标具有表彰功能，这个表彰功能就更使得为什么驰名商标认定，需要大家的认可，最后要走司法认定，司法认定一下认定近千件驰名商标，这种认定的后果是，在很多时候是司法认定被排除。比如说不上江苏，现在无论是省政府、南京市政府，关于知识产权奖励条款里面，如果是驰名商标奖励是100万，但是括弧司法认定除外，就是因为驰名商标申请异化的过程，所以国家商品总局对驰名商标认定的问题，虽然认定了，但是对后续的延伸管理到位是一个很大的问题。还有认定的过程当中还存在行政行为合法性的问题。驰名商标的认定或者是驰名商标的认定，本身是一个行政确认行为，而且符合具体行政行为的一切要点，同时这种行政确认行为还是赋予权利的行为。这种认定在国家情况下实际上是扩大了利害关系人的行为，本来我们的认定，利害关系人仅仅涉及到两方，一个是注册商标的使用人和注册人，如果不认定是驰名商标就给予你使用，给予你注册，就无论行为的后果是什么？涉及是两方的利益，如果任何人不服提请行政复议或者是行政诉讼都可以解决的，但是现在这种标志化的事情扩大了利害化关系了，一旦商标被别人作为标志的话，就被这个企业代理了利益相关的影响。既然是涉及更多利害关系人的行为，没有遵循行政行为基本的原则和要求，基本原则的要求一个是公开原则，第二个是听证原则，大家搞驰名商标都知道，很少把利益相关方进行听证的，也就是说认证的过程不公开的，因此在这种情况下，很多利害关系人失去了话语权，失去了一种态度的表示，就把本不如其他企业的驰名商标被认定为驰名商标，其实应该没有太大的影响，影响的是注册人，但是现在一个认定后又被标志化来体现以后，他的后果就很严重了。在这个过程当中，我就任务，行政确认行为本身应该回归法规本意，也更应该回归法律规定，那么利害关系人有没有法律的举证空间？这个肯定是有的，那就是标识化驰名商标商标认定的利害关系人的利益保障，所以就有更多的利害关系人他们的权益主张的问题，从行政法、民事法上来说都是成立的。所以我希望律师共同关注起来，知识产权春天到来，是跟着形势，还有在这里要法律人本职研究一些问题，为自己的空间发展去寻找空间，拓展空间。

   

    毛英：下面演讲的嘉宾是四川泽坤律师事务所黄玲主任。

   

    黄玲：我今天演讲的题目是企业的知识产权综合服务走向高端的内容。那么知识产权律师是怎么更好为企业服务？那么第一是首先企业知识产权综合特色，二是企业知识产权综合服务。三是律师知识产权服务发展趋势。谈服务首先还是要掌握源头，首先是国家战略，要从国家层面要建设一个创新型国家，从市场主体就是企业服务对象，他也是要成为一个知识产权的能力增强的企业，才能实现升级和转型。在国家战略的基础上，有了四川省的战略成都市的战略，在成都市的知识产权战略当中，因为战略要落到企业，所以提出了知识产权的工作向园区、向企业、社区延伸一个指导书，因此通过研究分析企业的知识产权，他的四大体系就是“创造、运用、管理、保护”。律师通常所熟悉的业务是在后两个，就是最后两个字就是保护体系，而代理往往在前两个字就是创造体系，而我把整体的八个字形成增强企业核心竞争力综合的知识产权的体系，一定要把八个字贯穿在我们的服务领域当中，因此就提出了企业知识产权综合服务来支撑企业整个知识产权体系。所以一开始我们的知识产权就是大的知识产权的概念，所包含的内容包括专利、商标、版权、商业以及相关反不正当竞争所有内容。具体服务的形式那就是专家团队，一定是团队式的服务，不是哪一个律师所能做的。

    首先我们提出了很多观点，知识产权是前瞻性的稀缺资源，就尽量让我们的法言法语贴近企业，找到跟企业的接触点，比如首先选这个企业就是两大类，就是对知识产权有意识的尝过甜头的或者吃过苦头的企业，作为首先去进行知识产权体系建设的企业。另外在整个过程当中，首先贯彻的第一个观点是培训学习，培训分层次的，有一把手解决意识问题，不需要解决技术层面的，管理层解决自身建设问题，第三技术层的就是人员，就是具体操作人员怎么赚钱，商标怎么注册等等。所以在整个体系企业的建设过程当中，我们始终是贯彻了培训信息这样的思路。那么对企业也是分类型分阶段来进行的，根据企业的创新能力和知识产权意识，因为我们去了以后，都有一张表格要跟企业进行沟通和交流，比如说发展阶段、起步阶段等等几个类型来进行有针对性、个性化的综合服务。

    我们的服务时间是从2008年开始，就是由专家团队形势进入企业，一般出门是豪华阵容，起码至少是三个人以上，一个是律师，一个是专利律师，然后商标方面的律师，多的情况下一般是五个人，就是团队式的到企业，2008年所做的工作主要是在代理工作，因为成都相对的经济发展，跟沿海相比刚好在地震之后，所以2008年的口号是培训现在代理跟进，先有了数量，才会有质量。所以先是代理的到企业。2009年在2008年的基础，选出来的企业进行相关的知识产权制度的建设。2010年就是在两年的基础上，对企业进行进一步的提升工作，到2011年就是在企业的知识产权策略战略方面进行提升。大概是4年的时间，我们跑了将近200家企业，我始终认为我们知识产权律师业务最重要的对象就是市场的主体，如果对企业不了解，诉讼是其中一个方面，就像昨天晚上做的战略论坛，往往他们不理解我们的语言，所以跟企业沟通少一点，所以经过这么几年的综合服务的实践，一直贯穿了一个综合实践，我们的团队都是综合型的。

    比如说这个橡胶公司在全国排第二的，这个企业是尝过甜头的企业，他最早做鞋底板的，但是由于他加工能力有限他就不断的许可使用，所以这个企业就提了一个专利，商业秘密在这个橡胶有很多配料和配方，因此从一开始进入的时候，商标只有几件，专利数量有很少，然后我们给他做知识产权方案，这个老总由于尝过甜头，一开始找的就是老总，这个数据截止去年年底的时候，关键是他的国际商标注册量，因为他要行销有22个国家，所以很多都是非洲小国家，但是他的品牌要先行，在这个当中又涉及到日本一个国际知名轮胎企业，加上他的专利然后进行挖掘进行资产备案，经过几年这个企业走上了知识产权的系统化的这么一个过程。

    一个文化公司知识产权的管理流程，我们进入的时候也是进行他有具体的诉讼，他是因为尝过苦头的，别人打击了他，他赔了钱，因此他需要律师的帮助，他主要是版权的管理，为了进行更高速的运转，就建立一个软件的管理平台，他外聘我们作为外聘律师整个知识产权的流程，从版权的审核到版权的管理，都是在线形成的，他的后台是对我们开放的，有一个流程直接切入我们的律师流程当中，所以进行实时法律业务，当然他的专利申请这些数量的增加，都是他在知识产权管理方面管理了以后，他的数量就增加上来了。这也是律师做知识产权顾问当中比较成功的一个小例子。

    这是成都药业公司，因为成都的生物医药发展得很好，在企业定位的时候就做了好的定位，从企业发展的角度，整个过程从提出到开始辅导，到他有这个意识，整整一年的沟通，基本上周末全部是沟通他们的管理、他们的定位、他们的产品，以及下一步研发的问题，当然战略最终是接受时间来检验的，这也是我们做的有益的尝试，律师在当中也成长和学习了。有效的服务形势和综合的服务要求，律师就要有综合的概念。

    企业的知识产权综合服务走向高端，我们前后走了200家企业，所以我们才敢说对企业有一定的了解，企业的知识产权状况是什么样的，因为现在国家对企业提出的要求就是转方式、调结构、转方式要以新为重，就是新的服务，调结构要直奔高端，高端的概念就是原自于研发和平台，制造是曲线的低端，附加值是最低的，因此企业关注的高端也就是技术研发所产生的专利，或者非专业技术或者商业秘密，另外一个就是平台，所以为了直奔这个高端，所以企业知识产权的服务的需求，企业需要的是个性化、高端的服务。高端的服务需要高端的知识产权的服务人才，我们知识产权的律师能够有效提升企业的知识产权的整体代理水平，因为是从方案入手的，从产业的角度从行业的发展，竞争对手给他提方案，另外知识产权律师能够引领企业真正成为自主创新的主体和知识产权创造的主体。

    企业知识产权高端服务是相当于低端而言的，不能说基础的概念改变低端的业务，里面也蕴含了高端的业务，因为高端的定义我现在也没有找到一个确切的定义和确切的范围，比如说比较熟悉知识产权诉讼基础上，律师还要对上面的业务要有相应的了解和掌握，要结合最近办法的国家五部委联合发布当前优先发展的高技术产业和重点领域指南，2011年度专门将知识产权服务列入了第一百三十六项服务，我数了一下，我们能做21项产品，我只是列举了其中几个内容，相对于律师最熟悉的，是法律事务和代理事务是我们比较熟悉的，还有其他比较陌生，国家已经列入了指南当中，这也是律师巨大的法律服务的空间。

    企业是知识产权高端服务的中坚力量，伴随企业成长，成就知识产权律师。希望全体同仁共同努力，相信知识产权律师的未来是前途非常光明。

   

    毛英：下面我们有请点评人广东山三环汇华律师事务所温旭老师给我们点评。

   

    温旭：对于以上四位同志的发言，首先第一位是刘晓飞律师，非常完整的描述了商标业务的十一个过程，可以看出他对商标流程业务是非常的熟悉。做好一个知识产权的律师，无论是专利律师还是商标律师，首先应当对这两项业务的流程，有一个系统概括的了解。尤其在做专利的过程当中，流程是专利机构的生命线，商标跟专利来讲，没那么复杂，但是也是做好律师业务一个基本的前提。

    朱兵律师对于区域代理问题做了一个精辟的阐述，现在面临着北京律师，铺天盖地在全国各地设立分支机构，我们觉得非常的不可思议，只要挂上北京什么分支机构，那就觉得他们非常有水平，其实不怎么的，不要说北京的分支机构，就像强大的律师事务所，到我们地方来，强头压不过地头蛇，有的时候不一定很强大，朱兵律师说了扬长避短如何结合本地的业务的特点来进行开展业务，说得也是非常好的。

    汪旭东律师谈的比较完整，就是驰名商标的法律定位的问题，很少有律师在理论上来去阐述驰名商标认定的法律问题，特别是他对市场经济带来的一些负面影响，这是我这次参加会议很大的一个收获。一个律师能够从理论上，从国民经济发展上，来阐述驰名商标或者著名商标的认定，说明这位律师不仅做实践，而且做研究，我相信这位律师，将来在驰名商标法律服务和商标的法律服务上，他能够做得更好，走得更远，这是很需要我们提倡的，律师是做实务的，不仅是要懂得程序上的东西，一般代理上的东西，更应当从理论上研究，这样子我们的法律服务才会更上一个层次，我非常佩服这位律师。

    黄玲律师口才非常好，是非常不简单的。朱兵律师讲区域代理的问题，其实黄玲从综合服务的角度很好的回答区域代理优势问题。她走了200家企业，这个优势确实是不是北京的律师所所能做到的，他不可能整天跑到企业里去，但是地方的律师所却能够做到这一点，而且在为企业服务当中，能够总结出那么多的业务范围，最可贵的一点不是就想到申请、诉讼，要真正深入到知识产权服务当中，我们要培育市场，培育市场比你去做的守株待兔更重要。深入到一家企业去培育了市场，从小到大把他培育出来的，企业也是讲感情的，我们应当去培育市场，我们律师不应当急功近利，要扩展市场，应该像黄玲律师多多学习，她概括指出商标是名片，专利是芯片。也就是要依托于创新，成长于法律，活跃于经济，见效于市场，知识产权的市场是朝阳产业，希望各位律师继续努力。

    

    毛英：感谢四位嘉宾、感谢温老师的精彩点评，谢谢大家。

   

    （第二节）

   

    马秀山：首先有请理律法律事务所黄章典律师做精彩演讲。

   

    黄章典：从一开始知识产权领域做根源，这几年在台湾知识产权的领域也有一些丰硕的成果。从三年前台湾开始有专利工会，我也在这个领域继续做这个贡献。今天的这个议题主要希望在专利的领域之内，所可能发生一些法律上的问题。我们看到今年的论坛，叫合作创新和发展，这个事情其实都是正面的，这个标题全部是正面的，但是问题谁来合作？竞争对手的合作对我们来讲可能是一场灾难。我们看到有太多太多的技术全能，我们也可以听到一些集团在全世界从事专利许可的业务。我们从1856年整个发展历史，当时是以缝纫机为主，然后在全世界进行专利的许可，在这样的行为，反托拉斯法意义又是什么？这样竞争的态势，就是权利人的一个结合，那么来收取权益金，权利人本来在市场就拥有非常强大的市场力量，但是他们的结合在一起，让他们的权益更壮大，谈判的优势更强，这样子的话反托拉斯法要认为他是促进竞争的行为，还是反竞争的一个行为，这是应该要被制止的。这几年的国际趋势告诉我们，从美国2007年的灾难，Patent PoolS可以促进技术多元化，可以刺激市场的需求，如果没有新的技术成功的商业化，就有很难的商品能够被市场真正来接受和应用。不管是美国、日本、欧盟都有一个正向的发展，也就是说有一些特定的条件来加以规范。

    台湾的公平交易委员会在3月31号史无前例第一次报了专利池这样一个议题，在2000年的时候因为飞利浦、索尼在台湾进行了专利许可，十年前的案例在台湾造成比较消极负面的印象，认为这三家公司，他们造成了垄断市场的效果，甚至是违法的，或者称为一揽子授权，台湾交易委员会在2000年打了三大公司，这三家公司必须在台湾进行个别的专利许可，于是这三家公司依照台湾的公民交易委员会的处罚，所以所有的经验告诉我们，当权利人不能做适当的结合，必须要来一一跟被许可厂商来洽谈专利许可的时候实际上没有效益的。公平交易委员会的函文告诉我们说，对于这个事件结合是有条件的加以许可。成员之间对于所谓的所贡献处理的专利池是一个竞争性的专利，他们有一个独立专家机制来加以审核，讲到这件事情是决定性的要素，我们知道如果彼此之间互相竞争的专利，同样会有非常多的厂商彼此之间的技术是会互相替代的，就是技术之间是替代性、竞争性的，有甲公司的话，就不需要乙公司了，刚刚所说的一揽子授权这些顾虑就会一一的浮现，但是如果专利权彼此之间拥有的专利，是所谓复古性的专利，不是互相取代的，是让所有的专利凑在一起，才可以圆满制造光碟机械化，彼此之间就没有互补的问题，也是一个必要性的问题，如果互补性专利权人来组成一个专利池的话，彼此之间价格上的竞争只会让被授权人也就是被许可这一方，最后被价格所展示，就是说今天甲公司的不合法来制造DVD的，那么甲可以趁乙公司谈完之后，再跟许可厂商谈这个问题，因为一定要取得乙公司的专利，否则就不能合法的制造。如果成员之间彼此之间站立是互补性的专利，就会造就整个专利池，从而他们的结合会造成互相竞争的效果。过去的十年，台湾的公平会是用负面的态度专利池 ，过了十年陆陆续续具有专利权的审查原则，也发表了一些看法，但在过去十年对于台湾来讲是一个空白，就是说在专利池到底应该怎么审查？标准何在？实际上在台湾是空白的，这就是我们要创作这个里程碑的案件痛苦之所在，因为必须要充分跟主管机关做一个官员上的沟通，包括国际上的趋势，或者是各国立法，他的走向等等。我们都要能够说服他专利池如果本身是一个良好建构，那么机构一个平衡互补性之间的专利，彼此是互相竞争的概念，才能够让执法机关比较舒缓的看待专利池。台湾的公平会在许可结合的同时，也做了很多的伏笔，也就是说他是随时可以重新审查，也就是说日后参与进出这些企业，结合的形态或者是预定结合的日期，或者是结合Patent Pools的时候，应该向公平交易委员会申报，并且讲明变更的事由，来让出版机关重新审查。

    在中国大陆其实过去DVD的时代里面，就有专利池也有很多的论述，反垄断法经过开始正式实施之后，日后在专利池的过程当中，也是要面临的议题，国际法上面有一些走向，只要是互补性的专利或者是有些国家采取更双散的标准，大多数结合的专利是互补性的站立，就可以足够来说服执法机构来接受这样一个结合申请。

    在专利池领域之内，在互补性的专利里面，也是被强调的，比如说one blue是用互补性的专利来加以计算，实际上互补性的专利这样的定义，事实上已经确保了成员彼此会去解释对方所贡献的专利是不是必要的互补性的？如果说要参与分配这些专利，在他们内部的审视机制里面自然就被剔除，这是很重要的一个机制。

    有利于专利池是国际非常重要的走向，目前期待台湾公平交易委员会近期会有关于专利池议题审查的原则。也希望明年有机会跟各位在就这个议题做专门的交流。

   

    马秀山：感谢黄律师的精彩介绍。下面就有请蔡律师来进行下一次演讲。

   

    蔡坤旺：我今天的主题是“中美禁止反悔原则实践的比较”。禁止反悔原则在美国做的很早，所谓的禁止反悔原则，就是说专利申请人在申请专利之过程中，针对专利范围所为之修改的而舍弃之事项，不可以在专利侵权之程序中再为主张。就是说修改的时候哪些东西是不能够再主张禁止反悔原则的。申请权人是借准则来扩张，被侵权人就用禁止反悔原则来原则，如果游戏规则不明确的话，对律师是有利的，当然对权利人就非常不利。等同原则具有专利范围来主张和诉讼，但是根据专利技术、专利手段来扩张这样的范围。禁止反悔原则有一个文字性的解释，但是在侵权的时候，所限制的东西不能再来主张。

    最经典的案子就是Festo的案子，他在美国诉讼的10年，是另包括涉及美国专利法101及102条？2000年的时候判决出来了，认为说扩张包括102和103条的专利信息系统。在2002年的时候被送到了最高院，最高院就发回复审。2最高院也做了几个标准，禁止反悔原则有一些例外情况可以适用，并阻却等同原则对申请专利范围之扩张，还提了不会被合理期待。2003年这个案子判决了，说不可预见的东西是事实问题，所以说不能判，后来他认为这是法律问题，并做出对原告不利之判决。那么CAFC将上诉案发会麻州地方法院，到2006年、2007年的时候经认定系均等论预见的而有禁止反悔原则之适用。

    国内2001年关于审理《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题之若干规定》特别讲到“发明或者诗用新型专利权之保护范围以其保护要求的内容为准……也包括与该必要技术特徽相等同的特徽所确定的范围”。也就是向相等同的范围去扩张。但是禁止反悔原则看到司法实践上要看到一些根据还是有点难的。最高人民法院也加以说明了，最高人民法院的判决是也事实拘束力的，2009年有一个判决，河北省石家庄市中级人民法院的判决。

   

    马秀山：下面有请澳门商标协会理事长王爱民女士演讲。

   

    王爱民：我从事知识产权代理制度有七八年了，2004年开始香港的同行也应该很有感触，允许香港和澳门的居民来到大陆挂牌，我就成了第一个在内地成为职业律师的澳门居民，允许我们做律师但不能做诉讼业务，只能做非诉，各位律师朋友对于律师的成长轨迹比较了解，基本上律师起步阶段都是做诉讼开始，然后开始人脉的积累、工作经验积累，积累到一定的高度才能做非诉律师，但是像这些身份比较特殊的，还要做非诉的业务就比较难的，所以知识产权代理就成了我首选，主要代理内地的当事人做海外的申请，特别是澳门的申请，因为我有这样的优势条件，我在澳门的律师事务所工作过多年，所以七八年来都是做内地的客户在海外的注册申请，尤其是澳门的申请，在这七八年当中也代理了相当一部分的案件，积累了一些经验，希望跟大家分享一下我在这七八年中积累的工作经验。

    首先是澳门知识产权法律制度的渊源。澳门的法律是葡萄牙法，跟内地没有什么两样，不过是两个比较重要的条约没有参加，一个是PCT，一个是马德里协定，所以没有办法通过国际的形势受到国际上的保护，国内有两部大法，看到这个法规的名称他叫法令，这是回归以前颁布的，并且不是立法会制定的，因为回归以前他立的法律叫法令，立法机关制定的法律叫法律，这两部法律以法令的形势颁布的，至今还是生效的，著作权制度跟内地的著作权制度没有太大区别的，工业产权制度用314个条文，涵盖了专利、商标、涉及、新型，外观设计在内地是专利的一种但是在澳门是属于一个独立的工业产权，还有营业场所标志，原场地名称、地理标志嘉奖等七种工业产权，所以规定没有相近的规定，关于知识产权代理只有两个条文，第二十条规定了澳门的个人和澳门的公司如何申请工业产权，他可以自己申请也可以委托代理申请，第二十一条就规定了非澳门居民和非澳门公司在澳门申请的话，必须是委托澳门的代理，所以诸位如果是在澳门申请工业产权的话就来找我吧。

    澳门的知识产权制度和内地知识产权制度的不同，这是内地和其他同行比较关心的问题，首先以商标申请的一个例子来说明一下工业产权的程序，商标申请首先就可以去到经济局知识产权厅提交文件，当场就可以刑事审查，如果没有刑事方面的话，就可以出单然后就开始缴费，缴费完了就可以等着领证了，受理之后不受刑事审查就安排登政府公告60天的异议期，在60天没有提请60异议的话，就批复审查，然后批复政府公告权，第三次是司法上述，也就是相对于行政上诉而言的，30天的司法上诉期没有人提起司法上诉的话就可以领证了，列入到8个月。

    其他地方同行也比较关注这个问题，我也认为澳门法律有些需要改进的地方，澳门是没有行政就近程序的，我觉得还是值得探讨，因为审查员的看法难免有所偏差，他说批就批，不批就不批，有一个客户在台湾、香港、大陆世界很多地方都得到了注册，但是来到澳门就没有显著性不批给，客户很不服气，不服气也要接受这个后果，要不然就要花好大一笔钱，因为向初级法院提请诉讼，澳门是强制带地，必须请律师，年轻律师基本上行情基本上3万块，有点经验的律师基本上5万块，要是自己打输了还要给堂费、给对方的律师费，开支是难以预计的，没有客户花那么大笔钱去打一场没有把握的帐，所以司法就近程序意义不是太大，行政就近程序还是必须的，大陆这边可以自己打官司，澳门那边必须托律师，5万块钱以下可以不打公司，但是对方一争利益值的时候必须请律师，因为就已经是法律问题，牵扯到问题就必须请律师，澳门比较怪，他是5万块钱以下不请律师可以自己打，100万以上是三审，5万是一审。澳门是没有海关备案制度的，我觉得海关备案对于当事人的调查取证成本较低还是很有帮助的，调查取证必须是不怕死、不怕亏，还有一颗不怕受伤的心，但是在澳门别人侵权你的时候，你要自己调查取证，自己有了证据以后去海关的知识产权厅报案，海关审查之后开始立案，确实有刑事发生的时候就开一个卷宗，就进入司法程序，海关备案程序我刚才看到有些同行的介绍，在内地也并不是很普遍。

    内地的同行比较关心的问题，就是实用专利，就是实用新型。也是提出申请之后18个月公布，这个实质审查自己还做不了，要委托国资局来审查，国资局的工作量有大，内地的同行很了解的。以委托国资局出实审报告时间就好难控制了，所以一个世用的申请和专利发明的申请，时间不好控制，下次再有内地的同行来咨询的时候，我就会说澳门是这样的规定。澳门对发明专利还有比较特别的申请方法，在内地是可以提出申请，在澳门是不可以进入的，但是已经获取了知识产权，就可以进入澳门。术语方面也有一点不同，在澳门实用等于内地实用专利，在澳门的新型等于内地的专利，大家在沟通的时候会造成一些障碍。

   

    马秀山：下面有请香港的近律师行郑慧明律师。

   

    郑慧明：香港一直是延续着英国的制度，只是不再是单一考虑英国的那些案例，从知识产权保护来讲，现在考虑比较多是英联邦的判例，包括英国、加拿大、欧共体在商标专业方面的判例，香港予以考虑的。基本的知识产权跟大陆也没什么太大的分别，外观什么也是从专利领域分出来的。现在我知道在国内很多律师问就是关于影子公司的事情，还有香港贸易展览会涉及的一些知识产权问题，也是跟大陆一些公司企业关系比较密切。

    版权跟大家也没什么分别，音乐、文字、录像、录影都是有的。但是在香港版权是没有注册的，没有任何的机构可以注册，是自动产生，但是到诉讼阶段为了证明你是有版权的话，必须你像一个公证人发一个宣誓词填写一些内容，就是说明这个作品是什么时候产生的，什么时候发表的，如果是有转让的话就要写清楚，提供新馆的文件就证明版权。

    商标是知识产权里面比较大的内容，因为香港毕竟是一个商业化的城市。所以商标所有知识产权里面，我们代理的案件也是最多的，香港的商标在先使用运用，一标多类的，然后申请的时间很短，一般三到六个月都已经拿到注册了，刑事审查都已经结束了，然后还有三个月公告期，他的特点是在香港如果想做商标申请之前的查询，可以写给商标注册属，让审查员给一个建议，就是是否可以注册的，但是事先出的报告并不是绝对的，如果申请遇到问题的话，前面的报告不算数，但是起码给你一个基本概念。

    商标的类似跟大陆也类似，但是多了气味和音乐，这个音乐就是视窗打开的时候就是乐谱，中国改的商标法也会加新的内容进去。就是中国大陆企业在香港申请的商标。在香港因为是演习普通法的制度，所以注册和非注册商标实际上都受到保护，注册的商标好处比较容易采取侵权行动，另外转让和许可的时候可以做一些登记，也就是公示的作用，就是基本上也是一个基本的功能，就是提示他人不侵权，但是非注册商标不等于说是没有保护，有一个普通法叫假冒影射基本是看你非注册商标在香港使用的情况，在香港那些商誉根据侵权的情况来判定，他到底是否属于侵权？

    专利也是有标准站立和短期专利，跟澳门也特别相似，中国大陆能够注册到的专利肯定是在香港注册的，是一个再登记制度，除了大以外，还有英国的专利到香港也可以拿到注册，还有PCT延伸到中国，也可以在香港拿到注册。在专利方面20年，短期专利是8年，专利这个问题，现在在香港讨论很多的一个问题，就是因为香港本身是这样子，没有实审制度，是在登记制度，但是现在香港是不是有实审制度？一旦采纳的话，香港是没有专业代理人的制度，所以专业代理人要不是在国外有专业代理人，或者在美国、大陆、澳大利亚的专业代理人去我们所工作，但是一旦采取了实审制度的话，香港根本就没有审查员，如果真的要采取实审的话，是放在中国的专利局放实审，还是放到国外去做实审，新加坡就是一个例子，他拿到澳大利亚和欧洲去做的，但是澳大利亚太忙审不了，然后就放到欧洲，但是在专利方面也不是最好的，但是反过来说大家也很担心，如果放在中国专利局审查出来专利保护范围，其实跟香港做侵权时候，是有一个冲突的，因为香港的侵权认定还是按照英国法，从英国对专利的解释来讲，我们用的方法和中国大陆是非常不一样，因为我们在香港，所以很多时候有一个案子是属于在香港也做诉讼，在国内也做诉讼，同一个专利比如说PCT的是在中国注册的，我们和大陆律师合作，就是解释出来专利保护范围，就是香港的同事专门做香港，所以保护范围也是不一样的，所以现在都在讨论这个事情，就是担心最后结果会怎么样。

    侵权救济来讲的，一种是民事法律程序，当然是去法院诉讼，但是香港诉讼是非常昂贵，就是跟英国一样，沿用的是大律师制度，尤其是知识产权侵权，法院还不像中国大陆经常是做知识产权侵权的案子，他也是这个法院的法官，他什么案子都审，然后非常关键的是要请到非常好的大律师，我们在香港做了很多年，我们都知道大律师行业，真正是能够做知识产权的大律师，手指十个里面数得出来，我们觉得非常好的，在香港高院打的是商标侵权的大律师应该不超过三个，所以刑事法律的话，是针对版权和商标的，也跟澳门差不多，我们没有工商局，我们只有海关主要负责版权侵权版控的问题，还有冒牌产品，也是调查公司自己调查，提出了表面证供，才能跟海关协商，海关要看工作量然后侵权涉及的范围有多大，然后来考虑是不是去做？

    侵权民事责任就是损害赔偿、强制令，交出所得利润的这些方式，和国内也差不多。如果是香港公司董事的话，比如说在公司里面影印超过一定数量的话，董事的个人都会承担法律责任的，对香港来讲版权侵权是非常严格的，公司都非常注重版权保护，所以很少会听到说香港的公司就是用盗版的碟，因为那些公司的董事直接要承担法律责任。

    影子公司事情在香港发生非常多，也是大陆的个人到香港设立公司，因为到香港设立公司要求非常低，他们在注册公司名字的时候用了一些在先注册的商标，比如说西门子电气，其实和西门子没关系的，劳力士香港服饰公司，也跟劳力士手表没关系的，四五年前也是非常难解决，就是公司注册处在公司法上面没有多大的权利，但是相对来说容易处理这些问题，如果过似相似名称的话，必须要更改名称，但是必须在这个公司成立12个月提出。那么对香港公司条例第291条，对已经停业公司剔除名称，但是香港的话不交了以后，不等于说这个公司就是没了，因为这个公司过几年又可以回来，他补交了这个公司又可以活回来了。去法院直接提出商标侵权发去影射诉讼，如果直接包含公司名称的话，不管行业是什么，其实已经是认定构成相似的，香港公司注册处一开始是非常保守，然后就是说哪怕一些比较有名的品牌，哪怕在香港还没有拿到注册，但是已经有其他影子公司把他的名字先注册了，他可以用前面的在先影子公司去删除在后的影子公司名称，所以现在是比较有效的方法，然后有些比较大的客户，就是定期会监视商标注册处，一年都有300个公司是新建立的，然后用了他的注册商标来作为公司名称，也带来了很多问题。如果是忽略了注册处的指示，注册处不是直接帮你更改他的名称，会告诉注册的影子公司让他自己去更改，如果不更改的话，他可以是自己去更改的，他听到那个指示去更改，但是有的时候他们也不更改，不更改的经过下也只能通过法律的程序，把那些公司予以铲除。

    同时公司条例也规定不允许同名再注册，但是同名再注册要求是很低的，哪怕当中可能多加了一个表达，公司做的营业范围或者是提供的产品、服务，已经认为是不同名的，同名真的是要一模一样的名字。

    公司条例第291条超过三年没有年度报表的，公司也可以通过这个方法去解决。从法院起诉来讲，香港任何诉讼你一定先要出示警告函，因为香港的诉讼哪怕在商标异议当中也要出应高函，因为这个直接影响到你最后输和赢费用赔偿问题，如果不出警告函你输了案子，肯定要赔偿对方的律师费都要赔偿，哪怕是一个商标异议案费用都很高，一般走完整程序的话都要10万到20万港币左右，如果是商标诉讼案的话，就是很容易都上百万的，所以警告函不出的话，到头来会出大事，然后是起诉状，影子公司实际上在香港没有实际的公司，所以一般都是缺席判决的。

    贸易展览会知识产权保护问题，因为香港一年都举办大概大大小小300多个展览会，贸易展览局是官方的角色在里面，律师行实际上是作为贸易发展局请出的一个助场的法律顾问，贸易发展局10年前开始做展览会知识产权保护问题的时候，是我们帮他们设计的，贸易展览会知识产权注意的措施和政策，基本上是一个中立的角色，然后我们是有法律顾问跟他提出的，但实际上最关键的问题我们发现，还是说在于知识产权的保护问题，因为有不少的国内公司，跟香港做知识产权保护的时候，到了展会上可能得提出一些涉嫌侵权的时候，他说我在中国大陆注册了，在香港已经注册了，要提醒大家，客户在中国大陆注册不等于在香港注册。有一个比较特别的地方，在中国可能是工业产品，要不就是拿到知识产权的保护，就不会有版权的保护，但是对于三纲对于一个三违的产品也是有外观设计的保护，哪怕你没有拿到外观设计的保护，你也会拿到版权的保护，所以有的时候，可能有的客户觉得这个东西实际上没有任何保护，但实际上很多外资的公司，他自己的产品是这个样子，而且他能够拿得出自己在先的设计，实际上禁止大陆的公司在香港做展览。从法律顾问角度来讲，只要认为他的理由是充分的话，就要求他立即收回产品，当然也可以不这样做，也可以有一个答复的程序，提交相反证据，然后继续展出但是他要明白他的法律后果，因为如果复合的时候最后结果对他不利的话，这间公司如果是有连续三次给投诉的话，他自己本身公司以后再不能在香港进行展览了，关联公司、子公司、母子公司都不可以在香港做展览了。

    最近在香港展览会上也发现，大陆公司也非常有法律意识，有一个例子，Deacons向我们提出知识产权侵权的问题，然后大陆的公司准备非常充分，他不但拿出自己在中国大陆专利注册以外，还拿了大陆律师法律意见，然后跟助场提出来说，实际上有个法律意见，说明他根本不侵权，我们也看了他的内容，其实是对专利有很深入的研究，是有些绕过Deacons的专利，但是他没有拿出香港的法律的意见，所以我们把他的产品从展览馆里拿走了。从版权复合来讲，特别重要的就是大陆公司应该准备好一些设计图样、作品，这样的话对他非常有利的。也考虑在香港做一些商标、外观注册，还有专利权证书，这样在香港的风险不会太大。 现在大陆的公司去香港设立公司，这个月初商务部和贸易发展局刚刚举办过一次，在香港贸易发展的会议，因为我也参加了高新技术公司的研讨会，其中有一个比较明显的就是，大陆很多公司在香港设立公司，他以香港的公司是作为一个发展点到世界各国去发展，有一个好处就是说，因为现在的中国跟世界各地有很多的冲突，实际上变成了香港身份之后，把贸易壁垒冲突上的问题就淡化了，因为毕竟香港他是一个英国的制度的延续，然后他多年来一直在海外生意做得非常多，所以一旦变成了香港公司之后，他在海外进军的时候，我们也听说了不少大陆公司，他们已经在香港已经设立了子公司或者关联公司，他们的成功经历。   

   

    马秀山：下面有请上海脱颖律师事务所主任脱颖律师发言。

   

    脱颖：我认为合同法或者其他法半年就可以熟悉了，但是要做知识产权的律师，这个时间的训练是非常长的，我的经验做好专业律师大概三四年，就是去撰写，假如说整个东西要连起来的话就要几年了，做知识产权律师是非常复杂的，就是说专利是给你合法的垄断权，但是整个市场竞争又是反对垄断权。而许可证又是凭借着合法权行使，拥有方和使用方大家都用法律的武器，但是政府怎么样在当中平衡这个机构？比如说什么叫互补？什么叫冲突？什么叫双方可以替代的？这就说明做专利律师不容易。还有区域性。不同的区域有不同的解释。法律也不一样，他们是联邦法国家，我们是用中国法，国际交流的话，之间是非常复杂的，这说明交流非常重要，各地之间的律师交流非常重要。

    知识产权律师大有可为，生意是非常多的。一是申请，二是当中的来往。就是对律师业务范围非常非常广。大家要注意自己的业务提高，要注意交流。我们刚才反复来说，许可证滥用的问题，现在政府和其他的机构怎么样提出一种平衡的观点？当中还说了很多具体的东西，给大家提醒的就是怎么样在应用的时候，注意这些问题，我们在职业的时候，怎么样审查别人的许可证？

    等同原则使用和禁止反悔原则，禁止反悔原则说明的就是在专利答辩的时候，不是容易的，就说明专利代理是不容易的，这个事情尽管比较专业，但是说在打官司的时候，在写案子的时候，以及跟审查人答辩的时候，这种技巧是非常非常重要的，刚才说的这个是做专业律师基本功，那么对于澳门的话，我听了澳门知识产权法的解释，我对澳门的知识产权法几乎是不知道，当初一个客户来找我，说要跟澳门打一个商标官司的时候我找不到老师，我当时找一个专门在东南亚好的，等我找到的时候，已经被对方用了，我听说澳门就那么三四个律师，也就是说对我来说，我对澳门的法律非常的淡薄，但是我听说澳门因为工业关系，商标是很重要的，注册商标也是很多的，给我的启示就是说我希望跟王律师建立起来，如果客户有这样的需要，那是非常非常好的。交流是非常重要的，大家见过面以后，这个人的谈吐、举止都是有一个信任度，我到了外面以后，外国人会给我这个案子，因为他会对我有一个信任度，所以不同区域人的交流是非常重要重要的，香港也是一样的，我们经常跟香港人合作，当时我有一个感觉就是说大陆的人甚至于香港自己这些厂商，他要侵权要注册一个影子公司，很多都是失败的，但是我今天知道了，在香港注册商标很容易，还有刚才说到的展览会一定要有好的文件，如果抗争的话一定要考虑不利的后果是什么？香港还说打官司是对方付钱，打官司的话是警告性，这些东西对我们平常是非常非常重要的，今天到这儿来的人没吃亏，听一样的东西效果是不好的，而听一个跟你相差非常大的东西，效果是非常好的。我很感谢这四位嘉宾，给我的启示很深。